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柯志沛代理人受访谈两岸商标权

确认判决之确认利益研析
來源: 智慧财产局   發布時間: 2016-06-22 15:14   399 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px

被上诉人于民国9711月间以其所有之第M367678号专利与诉外人方○公司签订合作开发案,并共同成立上诉人公司及取得被上诉人第M367678号专利授权使用,且由被上诉人担任上诉人之董事长兼总经理。依该专利授权书,约定被上诉人如使用上诉人资源进行研发,研发成果由双方共享,讵料被上诉人在就职期间就其利用上诉人资源之研发成果,竟使用上诉人之开销,私自申请并取得新型第M417768号「花槽」专利(即系争台湾专利),更依此专利资料向大陆地区申请取得相同内容之中国大陆专利,被上诉人始于100419日提出系争专利申请,因此测试、开模、绘图、申请专利所需的相关费用,均使用被上诉人资源,依系争专利授权书规定,系争专利自应登记为双方共有,爰依民事诉讼法第247条规定,请求确认系争专利为上诉人与被上诉人共有,后经法院审理后,认为上诉人有提起本件确认之诉之确认利益存在,后判决认定台湾专利与中国大陆专利为上诉人及被上诉人所共有。

 

本案法院就大陆地区专利权归属具有确认利益之见解如下:
一、按确认法律关系之诉,非原告有即受确认判决之法律上利益者,不得提起之;确认证书真伪或为法律关系基础事实存否之诉,亦同,民事诉讼法第247条第1项定有明文。所谓即受确认判决之法律上利益,系指法律关系之存否不明确,原告主观上认其在法律上之地位有不安之状态存在,且此种不安之状态,能以确认判决将之除去者而言,最高法院52年台上字第1240号着有判例。又因雇佣关系而生专利申请权及专利权归属之争执,可先向民事法院提起确认专利申请权及专利权归属之诉讼,于获胜诉判决确定后,即可附具该确定判决,向专利专责机关申请变更权利人名义(司法院101年度智慧财产法律座谈会结论参照)


二、另透过法务部函询大陆地区最高人民法院有关本院所为「确认大陆地区专利为两造共有」之判决能否在大陆地区执行、大陆地区相关单位是否即会依本院判决将专利权人变更为共有,经大陆地区最高人民法院回复称:「根据『最高人民法院关于人民法院认可台湾地区有关法院民事判决的规定』的有关规定,当事人可以向大陆有关人民法院申请认可和执行台湾地区有关法院所做出的生效民事判决;经人民法院裁定认可的台湾地区有关法院民事判决,与人民法院作出的生效判决具有同等效力。根据中国大陆『专利法实施细则』的有关规定,除依照专利法第十条规定转让专利权外,专利权因其他事由发生转移的,当事人应当凭有关证明文件或法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。故,依据上述规定,台湾地区智慧财产法院作出的生效民事判决,如需在中国大陆获得执行,须经当事人申请并得到大陆人民法院的裁定认可。」


三、由此可知,当事人间若对我国及大陆地区的专利权归属有争执,经提起确认之诉获胜诉判决后,于我国可依该确定判决向智慧局申请变更权利人名义,于大陆地区可以该确定判决向大陆地区人民法院申请认可和执行后,向国务院专利行政部门办理专利权转移手续,而得有效解决两造纷争。查台湾地区与大陆地区之专利法,就专利权之取得,均适用先申请与注册取得主义,被上诉人现分别注册登记为系争台湾专利与系争大陆专利之专利权人,上诉人提起本件诉讼请求确认系争专利为上诉人与被上诉人共有,惟为被上诉人所否认,则上诉人在法律上之地位确实存有不安之状态存在,且此不安之状态,依上开有关以确定判决向我国或大陆地区相关机关办理变更专利权人之说明,可知该等不安状态得以法院确认判决除去,故上诉人请求确认系争专利为两造共有状态,应有确认利益存在,自得提起本件确认之诉。

 

判决全文请参见:智慧财产法院103年度民专上更()字第7号民事判决