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柯志沛代理人受访谈两岸商标权

判断进步性系以系争专利之技术特征,与先前技术比对,而非以实际商品为比对标
來源: 智慧财产局   發布時間: 2016-06-22 15:06   347 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px

 

原告(系争专利权人)向被告(智能局)申请新型专利,经被告形式审查准予专利(下称系争专利)。嗣参加人(举发人)以系争专利违反核准时专利法第94条第4项规定,不符新型专利要件(进步性),对之提起举发。案经被告审查,认系争专利违反前揭专利法规定,作成「请求项15举发成立」之处分。原告不服提起诉愿,遭经济部驳回,其仍不甘服,遂向智慧财产法院提起行政诉讼。案经智慧财产法院审理后,仍驳回原告之诉。

 

原告指称:系争专利之结构简单深具新颖性及市场实用性,已经开模生产并荣获内政部消防署「型式审查认可书」准许于市场营销,并提出系争专利所制成之实物,来说明系争专利应具有进步性云云。

 

就上述问题,智慧财产法院判决指出:
一、按92年专利法第56条第3项规定:「发明专利权范围以说明书所载之申请专利范围为准,于解释申请专利范围时,并得审酌发明说明书及图式。」故系争专利之专利权范围,以申请专利范围为准,而进步性之审查应以每一请求项所载之创作的整体为对象,亦即将该创作所欲解决之问题、解决问题之技术手段及对照先前技术之功效作为一整体予以考虑,且先前技术必须为系争专利申请前已公开而能为公众得知之技术。


二、从而,系争专利是否不具进步性,主要在于判断系争专利是否为其所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术显能轻易完成,系以系争专利之技术特征与先前技术之技术内容为比对对象,非以系争专利有无实施为必要,换言之,即非以系争专利实施之实际商品作为判断进步性之比对标的。因此,原告所提产品文宣、内政部消防机具器材及设备型式审查认可书等数据,纵使可证明系争专利业已实施并可于市场营销,皆与证据1与证据2组合之技术内容可否证明系争专利不具进步性之认定无涉。

 

判决全文请参见:智慧财产法院104年度第86号行政判决