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柯志沛代理人受访谈两岸商标权

商标其他不良影响─中国大陆微信商标异议案之进展
來源: 智慧财产局   發布時間: 2016-06-22 15:05   308 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px

 

中国大陆的创博亚太科技(山东)有限公司(以下称创博亚太公司)20101112日,以「微信」二字指定使用于信息传送等服务,申请注册第8840949号商标, 2011827日获得中国大陆商标局初步审定。但在「微信」商标申请后2个多月,腾讯公司于2011121日对外发布「微信」1. 0 for iphone测试版软件,此后,腾讯公司的「微信」实时通讯服务注册用户数急速攀升,201111月底用户数已超过5,000万。第三人对创博亚太公司「微信」商标提起异议,主张申请商标有违中国大陆商 标法第10条第1款第8项其他不良影响规定,2013年经商标局裁定不予核准注册;2014年经北京知识产权法院驳回其诉讼;2016420日并经北京高院终审判决驳回上诉。此案件颠覆商标先申请注册原则,成为大公司掠夺商标的保护伞,更使市场资源及竞争地位上处于弱势的先申请者,无法保障依法注册的商标权,引起广泛回响。

 

 

北京知识产权法院判决指出,被异议商标是否损害腾讯公司特定民事权益,固非商标法第10条第1款第8项所规范内容,然考虑核准被异议商标注册,将对4亿微信注册用户及广大公共服务微信的用户带来不便乃至损失,并可能致使对创博亚太公司提供的「微信」服务性质和内容产生误认,对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响,故构成商标法第10条第1款第8项其他不良影响之不得注册事由,应不予注册。

 

 

 

而创博亚太公司诉称商标法采申请在先原则,应先核准申请在先的被异议商标注册;中国大陆商标评审委员会抗辩,申请在先原则仅涉及商标可注册性的在先性问题,被异议商标是否会对公共利益和公共秩序造成不良影响,属于商标可注册性的合法性问题。相关重要争点包括:

 

 

 

法条适用之优先性
如果标志作为特定主体在特定商品或服务上的商标注册和使用,可能误导广大消费者,对公共利益产生消极影响,亦应属商标法第10条第1款第8项规范之情形。判断商标是否具有其他不良影响,审查的是商标注册和使用可能产生的客观社会效果,非仅考虑申请注册商标或使用商标时的善恶意而已,自应以行政裁决作出时的事实状态,以尊重新的已经形成的公共利益和公共秩序。

 

 

后商标强力使用取得市场先机
原告无法证明被异议商标已实际投入商业使用并被消费者所认知;异议人所提交之证据,则显示「微信」的信息传送等服务已具很高知名度和影响力,广大消费者对「微信」所指示的服务内容、来源已形成明确认知。

利益平衡的选择


先申请原则是商标注册制度的一般原则,基于申请行为产生对特定符号的先占利益和未来特定符号的使用可能产生的期待利益;然商标注册须考虑公共利益和已形成的稳定市场秩序,对庞大微信用户已形成的稳定认知和改变此认知可能形成的较大社会成本,故选择保护不特定多数公众的现实利益具更大合理性。

 

北京高院对于「微信」商标异议复审行政纠纷案,认为原审判决裁判结论正确,创博亚太公司的部分上诉理由虽然成立,但上诉请求不能成立,故终审判决驳回上诉,维持原判。理由如下:

 

「微信」二字缺乏显著特征
「微信」二字指定使用在信息传送、电话业务、电话通讯、移动电话通讯、电子邮件、传真发送、电信信息等服务上。「微」具有「小」、 「少」等含义,与「信」字组合使用在上述服务项目上,易使相关公众将其理解为是比电子邮件、手机短信等常见通信方式更为短小、便捷的信息沟通方式,是对上述服务功能、用途或其他特点的直接描述,而不易被相关公众作为区分服务来源的商标加以识别和对待,因此,被异议商标在上述服务上缺乏显著特征,属于大陆商标法第11条第1款第2项所指情形。至二审裁判时,创博亚太公司提交的证据不足以证明被异议商标经过使用,已经与创博亚太公司建立起稳定的关联关系,而使被异议商标成为其市场上识别服务来源的标识,构成大陆商标法第11条第2款规定可以作为商标注册的情形。因此,被异议商标不应予以核准注册。

不涉及在先申请原则的适用


在先申请原则有其适用范围,它解决的主要是两个以上的商标注册申请之间的优先性问题。在先申请原则的适用必须与商标法的其他规定相协调,对不具有显著特征、不得作为商标使用和注册的标志,无论其注册申请时间早晚,均不涉及在先申请原则的适用。

 

 

综上,中国大陆对于商标法第10条第1款第8项「不良影响」的适用,早期偏向将「不良影响」作为概括条款,不论公益或私权纷争均有适用,嗣司法实务偏向其为公益条款,法院认为注册人虽有复制及摹仿、抄袭故意,但其行为损害的是相对权利人私权,故以法律适用错误,撤销适用第10条第1项第8款的评审案件。据此,相较于Apple公司最后以6,000万美元与深圳唯冠公司达成和解,始取得「IPAD」商标权,腾讯公司亦可透过商标许可授权或出资收购办理转让等方式使用或取得该商标,要无适用其他不良影响条款或牵强判定缺乏显著特征,而不准他人善意先申请的商标注册,且形成特例,造成负面观感。

 

 

 

 

本案虽二审判决之前,仍企图认定有「其他不良影响」作为解决问题的最后手段,但终审判决却突围开辟另一途径,认定「微信」二字缺乏显著特征,维持不得注册之决定;表面上虽已缓和一审以「不良影响」不准注册的不正当性,却仍留下审查上的无限迷思。