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柯志沛代理人受访谈两岸商标权

使用商标的重要性
來源: 注册商标使用之注意事项   發布時間: 2014-05-06 17:07   705 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
商标法赋予先申请者专用权利,相对就规范必须使用的义务,使用商标的重要性 商标该怎么使用、注意什么。
台湾商标法的制度是以先申请者为审查依据,并非采先使用事实为绝对要件。然而商标注册不仅在取得商标专用权,还须透过实际使用,使相关消费者将商标与商品或服务产生连结,作为识别商品或服务之来源,彰显商标的价值。
由于商标法赋予先申请者专用权利,相对就规范必须使用的义务,如果商标权人只取得注册,占有商标权利而不使用,不仅减少他人申请注册的机会,有违商标法保护商标权的立法目的,也失去商标应有的功能与价值。
随着网络信息发达,交易型态及广告与宣传方法不断推陈出新。使用商标的方式及型态也逐渐多元。笔者以下引用台湾经济部智慧财产局公告之「注册商标使用之注意事项」说明就商标使用之定义、态样及认定内容,希望有助于商标权人建立合法使用注册商标之观念。
 一、注册商标使用之定义

商标法第6条规定:商标之使用,指为营销之目的,将商标用于商品、服务或其有关之对象,或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物,足以使相关消费者认识其为商标。

因此,依条文文义可知,所称商标之使用,至少必须符合以下二要件:

1)使用人主观上必须有为营销目的,且
2)其使用在客观上必须足以使相关消费者认识它是商标

当商标权人证明有使用注册商标,其举证的事实应符合商业交易习惯(商标法第59 条第3 项规定)。

 二、注册商标使用之态样
商标可使用在商品、服务或其有关的对象,或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物,呈现商标的使用态样,使相关消费者认识它是商标。

()、将商标使用于商品之形态如下:

  • 将商标标示在商品上。
  • 将商标标示在商品包装、容器、标帖、说明书、标签、价目表、广告型录等物件或文书上。
  • 利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物等方式,以促销其商品,例如:在杂志、电视......等广告媒体上显示商标,因系在于促销即将或已投入市场的商品,虽未与商品相结合,仍属商标之使用。
综上例举:药品业者将药品商标标示在药锭、药盒、成分说明书、海报、宣传单等对象或文书上,或在网络、电视、广播、新闻纸类、电子广告牌刊登播映广告或举办产品上市说明会,以促销其制造销售的药品。

 ()、将商标使用于服务之形态如下:

商标使用于服务,是指为他人提供劳务,将商标用在所提供服务营业上的相关对象或文书,或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物等方式,以促销其服务。例如:
  • 餐厅业者为表彰其提供的餐饮服务,将商标标示在营业招牌、餐厅员工制服、餐盘、菜单、价目表、名片......等与餐饮服务相关的对象或文书上,或在网络、电视、广播、新闻纸类、电子广告牌刊登播映广告或参加美食展,以促销其提供的餐饮服务。
  • 百货公司或量贩店等业者,为表彰其所提供的零售服务,将商标标示在营业招牌、各楼层卖场的介绍板、指示销售区的招牌、店员制服、橱窗、陈列架、购物推车、购物篮、购物袋、结账用收款机、收据、商品型录等与零售服务相关的对象或文书上,或在网络、电视、广播、新闻纸类、电子广告牌刊登播映广告,或举办周年庆、折扣活动等,以促销其提供的零售服务。
但如果将表彰服务的商标使用在商品或其包装容器上,有使人认为是促销该等商品,就不是所提供服务商标的使用。例如:量贩店业者提供综合性商品零售服务,除提供商品零售服务外,在店内另销售自有品牌商品,而在该等商品上标示商标之行为,非属所提供服务商标的使用。
 三、注册商标使用之认定

商标权人应依获准取得注册的商标权范围使用,即应以注册的商标图样使用在注册指定的商品或服务

注册商标使用的认定,是判断使用人是否有为营销之目的,在商业交易过程中,真实的使用该商标,以及是否有使相关消费者认识它是商标,而足以与他人的商品或服务相区别。

注册商标是否已合法地被使用在所指定的商品或服务,兹就主体、客体、期限、地域等方向探讨:

 ()、主体:

1.商标权人

注册商标原则上是由商标权人自己使用。所称商标权人,可以是公司、商号、自然人等。
  • 公司与代表人分属不同权利主体,代表人拥有A 商标权,公司使用A 商标与代表人使用A 商标分属不同使用行为,所以公司使用A 商标,仍然必须经过代表人授权同意,才可以认为是代表人有使用A 商标(商标法第57条第1项第2 款但书后段之规定)。
  • 至于独资商号,其权利主体为独资经营的负责人,不论是以独资商号名义注册取得商标权,或以负责人名义注册取得商标权,其使用证据均可采为权利人使用注册商标的证据。

2.被授权人

  • 注册商标也可以由商标权人同意之人使用,例如:经由授权关系,由被授权人使用,换句话说,注册商标经授权他人使用,被授权人使用可以视为是商标权人使用。
  • 被授权人使用注册商标,应依商标法第33条第4项之规定为授权标示,亦即被授权人应于其商品、包装、容器上或营业上之物品、文书,为明显易于辨识之商标授权标示;如标示显有困难者,得于营业场所或其他相关物品上为授权标示。
  • 又商标授权固然必须经本局登记,才可以对抗第三人,但是,商标有没有使用是事实认定问题,商标权人授权他人使用虽然没有向本局登记,只要足以认为被授权人有使用商标的事实,可以视为商标权人有合法使用。

 ()、客体:

从商标使用的客体系指获准注册的商标指定的商品或服务

1.商标图样:

(1).商标同一性及整体使用:

用注册商标应以原注册的商标图样整体使用为原则,但实际使用的商标与注册商标有些许不同,而依社会一般通念,不失其同一性时,可认为有使用注册商标(商标法第58 条第1 款规定)。

何谓同一性?

同一性,系是指实际使用的商标与注册商标虽然在形式上略有不同,但实质上没有变更注册商标主要识别的特征,依社会一般通念及消费者的认知,有使消费者产生与原注册商标相同之印象,认为二者是同一个商标,即是具同一性,可认为有使用注册商标。如果将商标图样中引人注意的主要部分删略不用,以致与原注册商标图样产生显著差异,依社会一般通念及消费者的认知,不足以使消费者认识它与注册商标是同一个商标,就不具同一性,不认为有使用该注册商标。是否具有同一性,兹例举说明如下:
注册商标实际使用时,仅变更商标图样的大小、比例、字体书写排列方式等,通常属于形式上略有不同,不失其同一性。

a.仅变更商标图样文字的书写排列方式:

注册商标图样(中文横书)
实际使用图样(中文直书)
 
亚都
 
 


 
原则上具有同一性,可认为有使用注册商标

 b. 仅变更商标图样的书写字体

(a). 原注册商标图样中文为标楷体,实际使用为隶书

注册商标图样
实际使用图样
 
香草集
 
 

 

 
原则上具有同一性,可认为有使用注册商标

 (b). 原注册商标图样为外文字母大写,实际使用为小写

注册商标图样
实际使用图样
 

BABY CARE

 
 

baby care

 
原则上具有同一性,可认为有使用注册商标

 (c). 仅变更商标图样的附属(非主要)部分

注册商标图样
实际使用图样
 

 

 
 

 

 
原则上具有同一性,可认为有使用注册商标

 (d). 变更注册商标图样颜色

使用注册商标应依原注册商标图样颜色使用。变更原注册商标图样颜色使用,是否具同一性,应依实际使用情形个案判断。原则上,注册商标图样为墨色,实际使用其他颜色,依一般社会通念及消费者的认知,如果只是形式上略有不同,实质上没有变更注册商标主要识别的特征,可认为有使用注册商标。

注册商标图样(黑白)

实际使用图样(彩色)

 

 

 
 

 

 
原则上具有同一性,可认为有使用注册商标
 注册商标图样为墨色除外的颜色(实务上称为彩色图样),且颜色是该图样主要识别的特征,则实际使用墨色或其他颜色,依一般社会通念及消费者的认知,如果已实质改变其图样主要识别的特征,就不具同一性,不认为有使用注册商标。

注册商标图样(彩色)

实际使用图样(黑白)

(不认为有使用注册商标)
 

 

 
 

 

 

 (e). 变更颜色商标图样的颜色

颜色商标图样是以颜色为主要要求,由单一颜色或颜色组合所构成,依其图样之描述在特定位置施以颜色。是以,颜色是其图样主要识别的特征,如果实际使用墨色或其他颜色,依一般社会通念及消费者的认知,已实质改变其图样主要识别的特征,就不具同一性,不认为有使用注册商标。

注册商标图样(颜色商标)

实际使用图样(黑白)

(不认为有使用注册商标)
 

 

 
 

 

 

  (2).部份使用:

注册商标实际使用时,应使用其图样之全部,不得仅单独使用其中一部分,仅使用其中一部分,不认为有使用注册商标,例如:

注册商标图样
实际使用图样
(不认为有使用注册商标)
 

宝岛
FORMOSA

 
 
FORMOSA
 
如果想要单独使用其中一部分作为商标,应依商标法规定,以该单独部分申请注册。
 图样的一部分各自使用在不同对象上
获准注册的商标图样若是中文与外文的联合式,该中文与外文应一并使用,如果分别在不同对象上使用注册商标图样的一部分,不认为是联合式商标的使用。
例如:注册中、外文联合式商标图样,在产品的包装盒单独使用中文,在产品的玻璃罐单独使用外文,因为是各自在不同对象上使用注册商标图样的一部分,不认为是原注册联合式商标的使用。

2.商品或服务:

注册商标实际使用的商品或服务,应与原注册指定的商品或服务一致。连续3 年以上未使用注册商标在指定的商品或服务,又没有正当事由,将构成商标法第57条第1项第2 款规定的废止事由。所以,使用注册商标时,应特别留意实际使用的商品或服务范围是否与注册指定的商品或服务相符合。

(1)实际使用的商品或服务范围与注册指定的商品或服务相符合:例如:

a. 指定使用于化妆品商品,实际使用于粉饼等类似商品,得认定为该注册商标有使用于化妆品。
b. 指定使用于银行服务,实际使用于信用卡发行服务,得认定为该注册商标有使用于银行服务。

(2)实际使用的商品或服务范围与注册指定的商品或服务不符合:例如:

指定使用于药剂调配服务,实际使用于各种病理检验服务,因为药剂调配及病理检验二者提供服务的内容及专业技术截然不同,不认为该注册商标有使用于药剂调配服务。

 ()、期限:

  • 商标经核准注册,商标权人即享有10 年的商标权)。
  • 10 年期间届满仍得申请延展,每次延展期间为10 年,且没有延展次数的限制。
  • 商标注册后,应依法使用,如果没有使用或停止使用已满3 年,又没有正当事由,将构成商标法第57 条第1 项第2 款之废止事由。
  • 商标法第57 条第1 项第2 款规定所称「正当事由」,是指商标权人由于事实上的障碍或其他不可归责于己的事由,以致无法使用注册商标而言。其情形如下:
    1. 药品上市之前必须向药政主管机关申请审查通过才可以上市,在审查通过前,可认为是不能使用的正当事由。
    2. 我国尚未开放大陆地区产制之酒类商品进口来台销售,可认为是不能使用的正当事由。
    3. 海运断绝,原料缺乏或天灾地变,以致厂房机器有重大损害,一时不能开工生产或销售等情形,均属不能使用的正当事由。
注册商标经假扣押而禁止处分者,只是禁止商标权人为移转或其他处分,并非不得使用,商标权人仍应持续使用,并非不能使用的正当事由。

 ()、地域:

  • 基于商标注册属地原则,商标权使用及排他的效力及于我国管辖境内。
  • 判断商标注册后有没有使用,原则上是以商标权人或其同意使用的人,在我国管辖境内,有没有使用注册商标在指定的商品或服务加以判断
  • 下列情形,虽然不在我国境内销售产品,得认为有使用注册商标。

1.外销

「外销」是指产品自台湾领域出口,虽然其后续的商业交易行为是营销于国外市场,但依商标法第58 条第2 款规定,在以出口为目的之商品或其有关之对象上标示注册商标,应认为有使用其注册商标。此外,商标权人系外国人之情形,例如:甲委托乙制造A 商标商品回销其本国或第三国,属贸易上俗称的OEM(委托加工制造)或ODM(委托设计制造)商业行为,虽然该批货品并没有直接在我国境内市场上销售,但确实在我国境内制造,此类型使用商标的方式也符合国内业者从事国际贸易之商业交易习惯,所以甲的回销行为可认为有使用A 商标。

2.网络使用

网络使用:系指商标使用人为促销其商品或服务,利用计算机因特网迅速传递信息之功能。
透过网络使用商标虽可作为使用注册商标的证据之ㄧ,然其使用仍应符合商标法第6 条规定所称商标使用的定义,也就是使用人主观上有为营销于我国市场之目的,在网页上显示注册商标及注册商标所指示的商品或服务,足以认为使用人在商业交易过程中真实的使用注册商标,且其使用有使相关消费者认识它是商标。以网址为例:

·         网址是“.tw”之中文网址,原则上可认为使用人有为营销于我国市场之目的,以我国境内消费者为要求对象。

·         如果是其他国家的网址,则须进一步证明网页内容有为营销于我国市场之目的,以我国境内的消费者为要求对象。例如:网页显示注册商标及销售注册商标所指示的商品,且针对台湾消费者提供运送服务,或页面提供繁体中文的选项等。

判断注册商标的网络使用数据是否符合商标法第6 条规定所称商标使用的定义,还可以考虑以下因素(包括但不限于):
1.       消费者是否确实浏览过该网页,或曾透过该网站提供的信息,购买其商品或接受其提供的服务。
2.       使用人是否在国内提供售后活动(例如:保证或服务),或与我国境内人士建立商业关系,或从事其他商业活动。
3.       使用人是否在网页上标示我国境内的地址、电话或其他足以提供消费者可直接向使用人订购之联络方式。
4.       所提供的商品或服务是否可以合法在我国境内交付,相关价格是否以新台币标示。
仅以国外网址的网络上使用商标作为有使用注册商标的证据,应留意是否符合上述相关因素。例如:商标权人提出我国消费者透过网络或文件传真向商标权人订购商品之单据、发票、购物网之商品型录等,证明国内消费者经由网络订购该等商品,可认为商标权人有使用系争注册商标。

()、证据:

1.标示商标

商标有没有使用是事实问题,在商标废止案件,依商标法第59 条第2项规定,商标权人经答辩通知送达者,应证明其有使用注册商标之事实。
商标权人在平时商业交易或从事其他商业活动时,就应随时保存使用注册商标的证据

(1)传统商标

证明有使用注册商标,可以检送的使用证据例举如下:

·         标示有商标图样的商品实物、照片、包装、容器、制作招牌的订购单、装潢费收据、契约书、出货单、出口报单、广告、型录、海报、宣传单等物品或商业文件等

·         标示有服务商标图样的营业档、营业场所照片等

·         提供服务的收入凭证,如统一发票、收据、估价单等

·         广告证明文件

(2)非传统商标

非传统商标的使用证据与前述商标的使用证据大致相同。另须留意以下事项:

·         立体商标:是以三度空间具有长、宽、高所形成的立体形状注册为商标,其使用证据应呈现已注册的立体形状使用态样,且足以使相关消费者认识它是立体形状商标。

·         颜色商标:是以单一颜色或颜色组合注册为商标,其使用证据应呈现取得注册的颜色商标图样,如实际施作的颜色,施予颜色的对象、位置等,足以使相关消费者认识它是颜色商标。

·         声音商标:是以声音取得注册。其使用证据的呈现,可检附录制或载有声音商标使用证据的录音带、录像带、数字激光视盘、电视媒体广告播放明细表等足以使相关消费者认识它是声音商标的证据。单纯的乐谱仅是声音商标的描述,无法直接播放呈现声音商标实际使用的态样,不能作为声音商标有使用的唯一证据。

2.标示日期及使用

注册商标的使用证据应有注册商标、日期及使用人的标示,或其他可以辨识其为注册商标、日期及使用人的左证数据,或有可将使用证据互相勾稽串联,足以认定其有使用注册商标的客观事证
例如:在杂志上刊登广告,杂志封面或封底通常有出刊日期,广告页有营销商标商品及制造商的标示等。如果证据数据上没有标示日期,例如:型录、海报广告上通常没有标示日期,就必须另外再检送可以相互勾稽的相关证据数据,如印刷厂出具的印制日期证明等。又统一发票的品名栏虽有商品名称,却没有标示注册商标,但有记载商品型号,及可相互左证的商品型录等,可证明商标权人有使用销售该商标商品。
进口报单的「货物名称、牌名、规格等」字段下注记的货品品牌(BRAND),依一般商业习惯及市场交易情形,是出口商表彰其产制销售产品的商标。如果是商标权人委托国外厂商代制自己商标的产品,并运回国内市场营销,依一般经验法则及商业交易习惯,亦应有委托制造契约书等相关证明档相互左证,才足以认为商标权人有使用该注册商标。

 3.符合商业交易习惯

检送的注册商标使用证据,应符合商业交易习惯(商标法第59 条第3项规定),避免虚伪造假。例如:商标权人所举证据数据为国内报纸分类广告,其刊登方式只是表示其获准注册的商标图样及指定的商品或服务,依一般社会通念及市场上交易习惯,不是为营销目的,在商业上促销其经营的商品或服务,此种情形即不是注册商标的使用。如果注册商标有授权他人使用,可以检送被授权人的使用证据,被授权人使用注册商标,可以视为商标权人有使用注册商标(商标法第57条第1项第2 款但书规定)。如果有正当事由以致不能使用或停止使用注册商标,应提出说明及相关证据,以兹证明。